Pourquoi la rédaction d’un contat de licence de marque est-elle essentielle pour exploiter une marque ?
L'intérêt de déposer une marque
Le dépôt d’une marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle permet à son titulaire (le déposant) d’utiliser la marque dans la vie courante de ses affaires : à titre de dénomination commerciale, sociale, nom de domaine, etc.
Il dispose ainsi d’un monopole d’exploitation sur ce signe, ce qui lui permet une valorisation du patrimoine immatériel de sa société.
La marque devient protégée pour 10 ans, renouvelable pour la même période, indéfiniment.
En outre, ce dépôt confère au titulaire le pouvoir défensif de s’opposer à l’utilisation illicite et sans autorisation de sa marque par un tiers. Dès lors, à compter de l’enregistrement de la marque, et sous réserve que cette dernière soit régulière (licite, utilisée, distinctive, disponible et non déceptive) le déposant pourra soit s’opposer soit agir en contrefaçon contre toute personne utilisant sa marque comme un élément distinctif de sa société.
Ainsi, pour permettre à une société d’utiliser une marque qu’elle n’a pas déposée, il est indispensable de passer par un contrat de licence de marque.
Une obligation dans le domaine du digital
Dans le domaine du digital, mettre en place un contrat de licence de marque est particulièrement important pour plusieurs raisons spécifiques.
Tout d’abord, la nature immatérielle des produits et services numériques rend la protection de la propriété intellectuelle encore plus cruciale. Sans un contrat clair, les logos, noms de domaine, logiciels ou autres contenus peuvent être facilement copiés ou utilisés de manière non autorisée, diluant ainsi la valeur de la marque.
De plus, le rythme rapide de l’innovation dans le secteur digital nécessite une flexibilité stratégique. Les contrats de licence permettent aux entreprises de tester rapidement de nouveaux marchés ou produits sans s’engager pleinement, ce qui est essentiel pour rester compétitif.
Ensuite, la réputation en ligne est un actif précieux pour les entreprises du digital. Un contrat de licence garantit que les partenaires respectent les normes de qualité, préservant ainsi la confiance des clients.
Qu'est ce qu'un contrat de licence de marque ?
La licence de marque est un contrat par lequel le titulaire d’une marque (le concédant) confère à un tiers (le licencié) le droit d’apposer sa marque sur ses propres produits/services et, in fine, d’en faire un usage commercial.
Cette licence pourra notamment comprendre :
- le droit de reproduire la marque, de la représenter, de la publier, de la diffuser, sur tous supports papiers ou numériques ;
- le droit d’utiliser la marque à des fins commerciales pour les besoins de l’activité du licencié : (à titre d’enseigne, de dénomination sociale et commerciale, de référencement, sur tous supports publicitaires, etc.).
Sur ce point, le contrat peut également intégrer l’ensemble des extensions de l’utilisation de la marque telles que tous logos, sigles, etc.
Les clauses essentielles du contrat de licence de marque
1. La clause de territorialité
Généralement, la licence est consentie et acceptée pour l’ensemble des territoires dans lesquels la marque est protégée et produit ses effets
2. La clause de durée
Le contrat de licence de marque répond au régime général des contrats. Il peut donc être à durée déterminée ou indéterminée.
3. La clause d'exclusivité
Il s’agit de clause où le concédant s’engage à ne pas accorder d’autres licences sur cette marque ou à l’inverse qui affirme que cela est possible.
4. La clause prix
Le contrat peut être à titre gratuit ou prévoir une redevance
5. Les obligations réciproques du licencié et du concédant
Le concédant devra maintenir la marque en vigueur, s’occuper de l’ensemble des formalités et du renouvellement, s’engager à ce que la marque ne porte pas atteinte aux droits des tiers, etc.
De son côté, le licencié devra respecter l’intégralité de la marque, faire une utilisation effective et sérieuse de cette dernière, etc.
6. Autres clauses
En outre, deux clauses sont également importantes à intégrer : la clause sur l’inscription au registre national des marques et la clause sur la défense de la marque.
Zoom sur la défense de la marque
Qui peut agir en contrefaçon ?
L’article L.716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit dans un délai raisonnable ».
Ainsi, le licencié dispose de 2 possibilités pour agir en contrefaçon :
- Soit il agit lui-même si le contrat de licence lui accorde le droit de le faire ;
- Soit le titulaire de la marque intente une action en contrefaçon (civile ou pénale) et le licencié se greffe à cette action en alléguant un préjudice qui lui est propre et distinct de celui du titulaire.
Ces règles valent pour le licencié non-exclusif.
En effet, le licencié exclusif jouit lui d’une certaine autonomie puisqu’il peut agir sans l’autorisation préalable du titulaire si, après mise en demeure, celui-ci n’agit pas lui-même « dans un délai raisonnable ».
Zoom sur l’inscription au registre national des marques
Conformément à l’article L714-7 du Code de propriété intellectuelle, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre National des Marques. Ainsi, le contrat devra spécifié qui, entre le licencié et le concédant, s’occupera de cette inscription.
Pour cela, il faudra transmettre à l’INPI une copie du contrat signé entre les deux parties.
Le coût de cette inscription est de 27 euros par marque concernée et de 52 euros par marque pour une procédure accélérée.
Tel qu’indiqué ci-avant, cette inscription est primordiale puisqu’elle permettra aux tiers d’être informés de l’existence de cette licence.
Sur ce point, la jurisprudence rappelle régulièrement que le défaut d’inscription de la licence est sanctionné par une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir lorsque le licencié intente une action : CA Bordeaux du 31 janvier 2023, n° 20/01139 ou CA Paris, 17 décembre 2021, n° 20/17286.
Dès lors, pour que le licencié puisse agir seul en cas de contrefaçon, l’inscription au registre est un élément essentiel.
Une exception demeure toutefois à l’alinéa 3 de l‘article L714-7 puisque le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre et il pourra donc rejoindre l’action mais pas intenter l’action.
